Marco Normativo
Reglamento de Propiedad Industrial de la Universidad de Sonora

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 4 que rige a la Universidad de Sonora indica como objetivos de esta institución la preservación, creación y difusión de la cultura científica, tecnológica y humanística en beneficio de la sociedad, otorgándole facultades para fundamentarse en los principios de libertad de cátedra y de investigación, respetando todas las corrientes de pensamiento y las tendencias de carácter científico y social; con ello lograr vincular la docencia con la investigación para la formación de recursos de alto nivel y con la conciencia social que requiere el desarrollo del país y del Estado de Sonora; para adoptar la forma de organización académica, financiera y administrativa que requiera el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de servicios y vigilar su funcionamiento, además dignificar e incentivar la carrera docente y de investigación, entre otras.

En este contexto normativo se presenta este Reglamento de Propiedad Industrial emanado de las necesidades actuales de regular la producción que en este rubro se realiza en la Universidad de Sonora. Convencidos de que toda tarea creativa requiere ser reconocida y protegida en favor de quienes la generen, el presente reglamento pretende impulsar la vinculación de la Universidad con la industria, desarrollar y fortalecer la cultura de la protección de la Propiedad Industrial en la comunidad universitaria, así como la transferencia y aprovechamiento de las tecnologías desarrolladas dentro de la institución en la sociedad a través de las empresas promoviendo e incentivando el quehacer de la investigación, a través de procesos y estructuras claras que brinden certidumbre en el resguardo de la producción resultante y un óptimo aprovechamiento del talento humano de académicos, administrativos y estudiantes de la institución.

Conviene hacer notar que en 2012, en México se solicitaron 15,321 patentes, siendo sólo el 8.44% solicitadas por ciudadanos mexicanos. De las patentes solicitadas por nacionales en México, 283 correspondieron a empresas, 2 a instituciones gubernamentales, 205 a centros de investigación públicos, 529 a inventores independientes y 273 a universidades.

Particularmente en el 2012 Sonora ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, con 40 solicitudes de patentes. La Universidad de Sonora aparece por primera vez en el ecosistema nacional de innovación en los últimos dos años y en el 2012 ocupó el Noveno lugar en el rubro de universidades a nivel nacional, en cuanto al número de solicitudes de patentes con 7 solicitudes tramitadas.

Sin duda la Universidad de Sonora tiene un gran capital humano y de infraestructura, pues cuenta, en enero del 2013, con 242 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores y más de 70 laboratorios equipados para la investigación, los resultados de esta conjunción precisan la certeza que otorga una norma dedicada a regular y a impulsar la productividad en el contexto de su reconocimiento por organismos internacionales. Se cuenta, además, con 29 posgrados registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo que aumenta potencialmente la capacidad de investigación; de ahí que sea inaplazable una normatividad y regulación clara que incentive, promueva y facilite la gestión y transferencia de patentes u otras figuras de propiedad industrial que se producen en la actualidad.

El capítulo I "Disposiciones generales" del presente reglamento establece los conceptos y definiciones utilizados a lo largo del documento, con la finalidad de normalizar el lenguaje entre los interesados. Determina la postura de la Universidad de Sonora para el reconocimiento a los inventores de la propiedad industrial generada en la institución. Así mismo, presenta por primera vez a la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Sonora.

El capítulo II "De los inventores" establece el reconocimiento de la calidad de inventores, el derecho de estos a que sus nombres figuren como tal en cualquier divulgación y/o publicación relacionadas con su invención. Determina las obligaciones para los creadores de proporcionar la información necesaria para la correcta protección de la propiedad industrial, así mismo incluye la obligatoriedad de total reserva y confidencialidad sobre la propiedad industrial de la institución por parte de empleados, estudiantes y terceros.

El capítulo III "De la titularidad de la Propiedad industrial" habla sobre los casos y escenarios donde la Universidad de Sonora será la titular de los derechos de Propiedad industrial, así como del otorgamiento de un reconocimiento económico a los inventores en su caso, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El capítulo IV "De la Oficina de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento (OTTC)" establece a la OTTC dentro de la Universidad de Sonora como la ventanilla única de atención en materia de propiedad industrial tanto para la comunidad universitaria como para los sectores externos a la institución. Establece las facultades y obligaciones de la OTTC, así como los lineamientos considerados para su aplicación en las negociaciones de transferencia de propiedad industrial de la institución.

En el capítulo V "Administración y contratos para transferencia de la Propiedad industrial" presenta el esquema de compensaciones a los inventores de propiedad industrial por parte de la institución una vez que el título de la misma haya sido oficialmente otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o alguna otra instancia internacional. De la misma manera, establece las regulaciones para el pago de regalías a los inventores, determina los porcentajes de distribución de los ingresos por dicho concepto a la institución y las recomendaciones para el ejercicio de dichos recursos por parte de las instancias beneficiadas. Este capítulo pone especial importancia en la toma de consideraciones y estructura determinada para los contratos de licenciamiento, así como en la postura institucional en relación a la propiedad industrial resultante de los contratos de consultoría con terceros.

Por último, en el capítulo VI " La interpretación y solución de controversias " se establece como se manejarán los posibles conflictos entre las partes involucradas en los procesos de protección, transferencia y asimilación de la propiedad industrial de la Universidad de Sonora y define las atribuciones del Abogado General en materia de este reglamento.

 

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El objeto del presente Reglamento es determinar la protección, uso y usufructo de los derechos de Propiedad Industrial de la Universidad de Sonora, en términos de las leyes federales y estatales vigentes.

Artículo 2. Este Reglamento se aplicará a todas las actividades en que participe la Universidad, en las cuales se desarrollen o generen directa o indirectamente conocimientos o productos susceptibles de ser protegidos a través de la propiedad industrial en cualquiera de sus formas.

Artículo 3. Para efectos de este reglamento se entenderá por:

  1. Actividad Inventiva: El proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia, conforme lo previsto por el Art. 12, fracción III, de la Ley de Propiedad Industrial (LPI).
  2. Aplicación Industrial: A la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizado en cualquier rama de la actividad económica, de acuerdo con el Art. 12, fracción IV, de la LPI.
  3. Derechos de Propiedad Industrial: Es el derecho a obtener una patente o un registro de creación para el inventor o diseñador, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la LPI. Si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común. Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada; de acuerdo al Artículo 10 Bis de la LPI; También incluye El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, según Artículo 25 de la LPI. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra terceros en aquellas situaciones consideradas por el art. 22 de la LPI. Así mismo, y conforme a la oficina del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), son los derechos obtenidos a través de un título de propiedad industrial de acuerdo a lo establecido en la LPI; además de considerar lo establecido y reconocido en la Ley de la Propiedad Industrial, se debe incluir lo expuesto en Ley de Variedades Vegetales y/o cualquier otro derecho que en el presente o en el futuro la legislación mexicana establezca con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones, indicaciones comerciales a través de sus diferentes figuras jurídicas como son las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales (dibujos y modelos), así como los esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen.
  4. Desarrollo Tecnológico: Resultado de la aplicación sistemática de conocimientos científicos, tecnológicos y/o de índole práctico, que lleva a la generación de prototipos o una mejora sustantiva a bienes existentes, independientemente de su implementación o comercialización inmediata (Norma Mexicana de Terminología en Gestión de la Tecnología NMX-GT-001-IMNC-2007).
  5. Diseño Industrial: Cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o imagen propia. Conforme lo establecido por el Art. 31 de la LPI son registrables los diseños industriales que sean nuevos y tengan una aplicación industrial. La temporalidad del derecho al uso exclusivo de un diseño industrial, según lo previsto en el Art. 36 de la LPI es de 15 años, contados a partir de la fecha en que se realizó su solicitud. Existen dos tipos de diseño industrial:
    1. Dibujo industrial: Si el diseño es bidimensional y se refiere a toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial (Art. 32, fracción I de la LPI).
    2. Modelo Industrial: Si el diseño es de forma tridimensional y sirve de patrón para la fabricación de un producto (Art. 32, fracción II de la LPI).
  6. Estado de la técnica: El conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero (Art. 12, fracción II de la LPI.).
  7. Explotación de la propiedad industrial: Los activos de propiedad industrial pueden explotarse de distintas maneras. Entre éstas se incluye la comercialización de productos o servicios protegidos mediante propiedad industrial, la firma de acuerdos de licencia o de franquicia, la venta de activos de propiedad industrial a otras empresas, la creación de empresas conjuntas, la utilización de la propiedad industrial para obtener acceso a la tecnología de otras empresas mediante acuerdos de concesión recíproca de licencias o la utilización de la propiedad industrial para obtener créditos empresariales, la prestación de servicios utilizando la propiedad industrial generada o la consultoría para resolución de problemas en los que la propiedad industrial pueda ser considerada como una solución o como parte de la misma; conforme a la oficina del IMPI.
  8. IMPI: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
  9. Invención: Creación humana que transforma la materia o la energía para el aprovechamiento del hombre y satisfacer sus necesidades, según lo señala el Art. 15 de la LPI.
  10. Inventor: Persona que haya generado una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, objeto de Propiedad Industrial, de acuerdo con el Art. 9 de la LPI.
  11. Licenciamiento de Derecho de Propiedad Industrial: A la autorización de uso, explotación o desarrollo que hace el titular de los derechos (tales como patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados, secretos industriales, nombres y avisos comerciales) en favor de un tercero. Dicha autorización incluye si el uso, explotación o desarrollo será de manera exclusiva o no exclusiva, temporal o definitiva, y/o limitada en cuanto su alcance, objeto y/o industria, ámbito o mercado de aplicación, entre otras, conforme a la oficina del IMPI.
  12. Licencia de Uso o Explotación: Es el contrato con el cual el titular de un derecho de propiedad industrial autoriza a una persona física o moral para uso o explotación de dicha propiedad. Documento que deberá ser inscrito en los términos y de acuerdo a las formalidades que establece la LPI, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de acuerdo a la oficina del IMPI.
  13. Modelo de Utilidad: Los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presente una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad, conforme lo dispuesto por el Art. 28 de la LPI.
  14. Nombre Comercial: El nombre comercial es aquél que identifica a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios. Éste y el derecho a su uso exclusivo están protegidos sin necesidad de registro. Por ello únicamente se requiere solicitar su publicación, dado que con ella se establece la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial frente a terceros, y acreditar el uso efectivo del Nombre Comercial aplicado a un giro determinado, (Tríptico titulado " ¿Cómo publicar un nombre comercial? " del IMPI,http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/880/7/TNC.pdf).
    El nombre comercial no significa necesariamente una marca, ya que esta es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, según el artículo 88 y 89 de la LPI.
  15. Novedad o Nuevo: Se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, de acuerdo con el Art. 12, fracción I, de la LPI; es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero (Guía del Usuario: Patentes y Modelos de Utilidad del IMPI, pág. 3).
  16. Paquete tecnológico: Es el Conjunto de documentos, derechos de propiedad, actividades, soluciones de gestión y modelos necesarias para lograr que una tecnología, se transforme en un producto comercializable o transferible a empresas con capacidad de absorber la tecnología, aprovecharla, integrarla y detonar ventajas competitivas respecto a los competidores y mercados existentes. (CONACyT http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucionales/Avance/Paginas/Avance_Paquetes-Tecnologicos.aspx).
  17. Patente: Son patentes, conforme lo señala el Art. 16 de la LPI, las invenciones que cumplen con los requisitos de patentabilidad: que sean nuevas, sean resultado de una actividad inventiva y que tengan aplicabilidad industrial. La patente es un título de propiedad que se puede enajenar o traspasar. Una vez que la patente es otorgada, se convierte en información pública. La protección conferida por una patente, de acuerdo con el Art. 23 de la LPI, es de 20 años, improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación.
  18. Propiedad Industrial: El conjunto de derechos exclusivos de apropiación otorgados por el estado sobre las invenciones, diseños industriales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y signos distintivos, que le otorgan a su titular la facultad de utilizarlos, fabricarlos, venderlos, ofrecerlos en venta o importarlos, ya sea de manera directa o a través de un tercero bajo su consentimiento, así como la facultad de prohibir que un tercero realice dichas actividades sin su consentimiento; de acuerdo a la oficina del IMPI.
  19. Reivindicaciones: Es la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, (Art. 12, fracción V de la LPI). Además la oficina del IMPI añade que son las reservas específicas a proteger por parte del titular de la invención dentro de una patente, por lo que dentro de la solicitud de patente podrán incorporarse las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización; igualmente las Reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación; y, las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.
  20. Solicitud de Patente: El trámite de inicio para la protección de toda invención, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la LPI, para que la aplicación sea considerada como solicitud, deberá haber sido presentada y recibida ante el instituto mexicano de la propiedad industrial para iniciar su proceso de evaluación y en su caso, aprobación y otorgamiento. Conforme a la oficina del IMPI.
  21. Sublicencia: Es la autorización de uso y/o explotación por parte de un licenciatario de un derecho de propiedad industrial a favor de un tercero. La autorización sólo podrá realizarse si el licenciatario obtuvo dichas facultades previamente en la licencia del derecho de propiedad industrial que fue celebrada con el titular del derecho de propiedad industrial; de acuerdo a la oficina del IMPI.
  22. Tipos de sujetos: Las personas físicas o morales, sobre quienes se aplica lo estipulado en el presente reglamento, en materia de propiedad industrial. Se tendrán como tales, los siguientes:
    1. Empleado: Toda persona que tenga un vínculo laboral con la Universidad, bajo cualquier modalidad de contratación de acuerdo con el Art. 163 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
    2. Particular o tercero: Es aquella persona que sin ser empleado de la Universidad se encuentra vinculada a ella como contratista; cuyas funciones o labores se encuentren adscritas a la producción de conocimientos de manera directa o indirecta y bajo la cobertura de cualquier unidad académica o administrativa.
    3. Estudiante o Alumno: Se entenderá por alumnos de la Universidad a todas las personas que hayan concluido satisfactoriamente el procedimiento de inscripción correspondiente, definido por la normatividad universitaria y las instancias competentes de acuerdo a lo descrito en el artículo 13 del Reglamento Escolar de la institución. Además, para efectos del presente reglamento también se considerarán alumnos los egresados que se encuentren desarrollando servicio social, prácticas profesionales y/o trabajo de tesis o cualquier otra opción de titulación.
  23. Transferencia de Tecnología: El proceso por el cual se negocia la cesión o licenciamiento de los derechos sobre el capital intelectual. Entendiéndose por capital intelectual, los bienes intangibles producto del intelecto humano, que constituyen la suma de todos los conocimientos de una organización (Norma Mexicana de Terminología en Gestión de la Tecnología NMX-GT-001-IMNC-2007 publicada por el Diario Oficial de la Federación). Conforme a esta misma norma se entiende por tecnología al grado de obtención del valor potencial de un recurso, mediante conocimientos y habilidades relativas al saber hacer y su combinación con recursos materiales, de manera sistemática, repetible y reproducible.
  24. Universidad: A la Universidad de Sonora.

Artículo 4. La Universidad asegurará a los creadores de invenciones su reconocimiento como inventores y, en su caso, mediante contrato, la retribución económica de cualquier utilidad financiera neta que la Universidad obtenga derivado de la comercialización de propiedad industrial, en términos de los artículos 31, 32 y 33 del presente reglamento.

Artículo 5. La Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC), que estará adscrita a la Dirección de Vinculación y Difusión, es la instancia a la que le corresponde la administración de la propiedad industrial de la Universidad, en los términos establecidos en el capítulo IV del presente reglamento.

Artículo 6. Toda información que suministre la Universidad a terceros o viceversa, ya sea durante la fase precontractual o de negociación o durante la ejecución de proyectos de investigación, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 7. Cuando exista duda en cuanto a la aplicación, interpretación, o bien, ausencia de disposición en el presente Reglamento, relacionada con alguna situación concreta, deberá prevalecer lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil para el Estado deSonora.

 

CAPÍTULO II.

DE LOS INVENTORES

Artículo 8. La Universidad reconoce que toda propiedad industrial que realiza un empleado de la institución o estudiante de la misma, es producto de su invención y se presume que en su ejecución se respetaron los derechos de propiedad industrial de terceros.

Artículo 9. El inventor o inventores tendrá(n) derecho a que su nombre figure como tal en las solicitudes y títulos o registros de protección, así como en las publicaciones y demás divulgaciones que se hagan relacionadas con la invención.

Artículo 10. Los empleados y estudiantes de la Universidad, los investigadores temporales o invitados, así como los consultores o terceros prestadores de servicios, deberán informar a la OTTC, a través de la unidad de adscripción que le corresponda, sobre cualquier producto susceptible de ser registrado como propiedad industrial, derivado de un proyecto de investigación, de docencia, de la administración u otra actividad que se asemeje, desarrollado en o por encargo de la Universidad.

Artículo 11. Los inventores de un producto susceptible de ser protegido proporcionarán la información técnica y documental, los antecedentes y documentación necesaria para acreditar y evaluar el resultado de la investigación, identificando claramente las reivindicaciones de la invención, a fin de solicitar su registro ante la oficina del IMPI u oficinas competentes.

Artículo 12. La OTTC, con la información proporcionada por los desarrolladores del producto, determinará la figura de protección que mejor se adecue a la tecnología, conocimiento o innovación, en atención a su naturaleza o potencial en el mercado.

Artículo 13. Los empleados y estudiantes de la Universidad que participen en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico o que por cualquier motivo tengan acceso a los mismos, no podrán utilizar para fines personales y/o comerciales la información a la que tengan acceso y deberán guardar total reserva y confidencialidad sobre la misma. Igual obligación de reserva y confidencialidad recaerá en las personas externas a la Universidad que hayan sido contratadas para realizar actividades de investigación, consultoría, prestación de servicios o cualquier otro relacionado con derechos de propiedad industrial.

 

CAPÍTULO III.

DE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 14. La Universidad es la titular de todas las invenciones que puedan ser productos y creaciones objetos de comercio, realizadas bajo cualquier relación laboral existente entre ésta y académicos y/o empleados administrativos; así como por estudiantes, profesores invitados y otras personas, que hayan desarrollado tecnologías, innovaciones u obras dentro de las instalaciones de la Universidad y/o utilizando medios, equipo, recursos y/o propiedad de ésta, o bajo proyectos de docencia, investigación, vinculación o desarrollo coordinados por la Universidad.

Artículo 15. La Universidad será titular del derecho de explotación de la propiedad industrial de cualquier invención que sea creada o mejorada por terceros que hayan sido contratados o comisionados por la Universidad para ese propósito, a menos que se establezca lo contrario mediante acuerdo por escrito entre el tercero en cuestión y la Universidad.

Artículo 16. Los derechos de la propiedad industrial que sea creada o mejorada durante el desarrollo de un proyecto de investigación, financiado por un tercero a través de un contrato de prestación de servicios de consultoría con la Universidad, serán otorgados conforme lo establecido en el artículo 38 del presente reglamento.

Artículo 17. La Universidad, acorde al artículo 4 del presente reglamento, reconocerá al inventor de cualquier propiedad industrial, ya sea creada o mejorada por un académico, empleado administrativo, estudiante o por terceros que hayan sido contratados o comisionados para ese propósito.

Artículo 18. La Universidad reconoce los derechos de los inventores a recibir reconocimiento económico por sus invenciones conforme a lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 19. Ningún miembro de la Universidad, sea o no inventor, podrá apropiarse, registrar, traspasar, proteger o comercializar los derechos de propiedad industrial, sin la respectiva cesión de derechos que en su caso realice la Universidad a su favor, de acuerdo a un plan de negocios previamente establecido. Cualquier acto contrario a lo establecido en el presente artículo, será considerado nulo de pleno derecho.

 

 

 

CAPÍTULO IV.

DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO (OTTC)

Artículo 20. La Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento es la ventanilla única con la comunidad universitaria y con los diferentes sectores externos a la institución, en materia de propiedad industrial.

ARTÍCULO 21. En las negociaciones sobre la propiedad industrial, la OTTC deberá aplicar los siguientes lineamientos:

  1. La única persona facultada para firmar los contratos será el rector o el apoderado que éste designe;
  2. Los investigadores o autores podrán participar como asesores técnicos del equipo de negociación.
  3. Los formatos utilizados para la firma serán los autorizados por el Abogado General de la Universidad.

Artículo 22. Una vez identificada la factibilidad tecnológica y su uso o explotación de la propiedad industrial, la OTTC gestionará los recursos necesarios para protegerla, registrarla y explotarla comercialmente, así como el mejor modelo para su transferencia.

Artículo 23. La OTTC apoyará a los inventores con programas estratégicos para establecer contactos con la industria y coordinar las acciones necesarias alrededor de desarrollos potenciales y transferencias de tecnología.

Artículo 24. La OTTC promoverá la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas o consorcios, a efecto de dar utilidad y aplicación a la propiedad industrial de la Universidad. Asimismo, se podrá apoyar en la creación de empresas de base tecnológica o de fideicomisos, y otras figuras legales para el mejor cumplimiento de los mandatos de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la normativa aplicable a la Universidad.

Los miembros de la comunidad universitaria podrán participar en cualquiera de estas figuras siempre y cuando no se presenten conflictos de interés ni contravenga la normatividad interna.

Artículo 25. La OTTC tendrá las siguientes funciones, además de las señaladas en los artículos anteriores:

  1. Brindar asesoría a los inventores de la Universidad en los trámites de registro de propiedad industrial.
  2. Evaluar solicitudes de protección de invenciones realizadas por empleados y estudiantes de la Universidad, de acuerdo con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 12 de la LPI, tomando en cuenta criterios de factibilidad de explotación comercial y viabilidad de transferencia tecnológica.
  3. Coordinar los trámites para la presentación y seguimiento de solicitudes relacionadas con derechos de propiedad industrial ante las instancias correspondientes.
  4. Coordinar, con los inventores y dependencias correspondientes, el proceso de transferencia de tecnología.
  5. Realizar los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso legal de licenciamiento, la transferencia tecnológica y la comercialización de la propiedad industrial de la Universidad, en coordinación con la oficina del Abogado General para efectos de contratos de licenciamiento y transferencia tecnológica.
  6. Gestionar los contratos de colaboración y servicios relacionados directamente con transferencia de tecnología, vigilar y monitorear el cumplimiento y desarrollo de los contratos que se celebren con el objeto de que la Universidad preste este tipo de servicios o atienda una problemática en especial relacionada con alguna transferencia.
  7. Informar al Abogado General sobre presuntas violaciones que puedan surgir en el proceso de protección y transferencia de la propiedad industrial.
  8. Notificar al inventor de la decisión de no protección o de abandono del proceso de protección de la propiedad industrial.
  9. Realizar el estudio, análisis y opinar sobre los resultados derivados de los servicios de consultoría previsto en el artículo 38 del presente reglamento.
  10. Realizar el análisis del potencial comercial de una Invención o Desarrollo reflejado en un Plan de Negocios, para determinar los criterios que permitirán establecer los acuerdos descritos en el artículo 37, fracción II.
  11. Establecer mecanismos que permitan identificar las líneas de investigación que tengan resultados susceptibles de ser protegidos y que tengan posibilidades de comercialización en el mercado.
  12. Elaborar y mantener actualizado el inventario de la propiedad industrial de la Universidad.
  13. Promover, en coordinación con los departamentos y las divisiones, la cultura de protección de la propiedad industrial dentro de la comunidad universitaria.
  14. Las que le asignen este Reglamento y demás disposiciones universitarias.

Artículo 26. La OTTC deberá informar al Abogado General sobre el cumplimiento de los acuerdos y contratos que incluyan asuntos relacionados con propiedad industrial.

Artículo 27. La OTTC se apoyará en el Abogado General para actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial ante las distintas dependencias de la Universidad.

Artículo 28. La OTTC enviará a la Tesorería General la guarda y custodia de los documentos que acrediten la titularidad de la propiedad industrial.

Artículo 29. La OTTC deberá notificar a la Tesorería General los casos de licenciamiento y transferencia de propiedad industrial de la Universidad. La Tesorería General deberá vigilar el cumplimiento de pagos por transferencia de la titularidad o por regalías derivadas de los licenciamientos.

 

CAPÍTULO V.

ADMINISTRACIÓN Y CONTRATOS PARA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 30. La Universidad otorgará una compensación especial y única por cada figura jurídica otorgada por el IMPI, misma que se distribuirá, en partes iguales, entre los inventores registrados. La compensación se otorgará conforme al valor que resulte de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de protección

Salarios Mínimos Vigentes (Hermosillo)

Patente

360 días

Modelo de Utilidad

270 días

Diseño o Modelo Industrial

180 días

Artículo 31. Cuando la Universidad reciba regalías o ingresos por la venta de la propiedad industrial bajo su titularidad, destinará el total de los recursos remanentes para ser distribuidos de conformidad con el artículo 32 del presente reglamento.

Para estos efectos, se entiende por remanente la cantidad resultante después de haberse cubierto lo correspondiente al pago de tarifas por registro ante el IMPI u organismos internacionales, abogados externos y otros servicios que la Universidad hubiera requerido para la revisión de la propiedad industrial, posibles violaciones a registros de terceros, defensa de la solicitud de registro, así como por el cumplimiento o defensa de un licenciamiento, y gastos directos e indirectos de negociación asociados a la transferencia de tecnología.

Artículo 32. El remanente mencionado en el artículo anterior será distribuido, mientras su explotación se encuentre vigente, de la forma siguiente:

  1. 40% para el inventor o inventores. En caso de ser varios inventores, este porcentaje será dividido de acuerdo al grado de participación de cada uno de ellos, según lo hayan declarado en la Notificación de Invención.
  2. 20% para el o los departamentos de adscripción del inventor o inventores. En caso de que la invención se haya originado en varias dependencias, dicho porcentaje será dividido de acuerdo al grado de participación de ellas.
  3. 40% para la Universidad.

Con los ingresos de los departamentos y de la Universidad referidos en las fracciones II y III, se procurará solventar los gastos básicos para la realización de actividades relacionadas con el mantenimiento, la promoción, capacitación, transferencia y comercialización de la propiedad industrial de la institución, incluyendo los salarios del personal, tanto académico como administrativo, contratado exprofeso para desarrollar tales funciones. Dichos salarios serán los contemplados en los respectivos tabuladores de la Universidad. En todo caso, no deberá utilizarse el recurso obtenido para realizar pagos adicionales o complementarios al personal de tiempo completo - académico o administrativo - nominalmente adscrito a la Universidad. En el caso de personal de medio tiempo o de asignatura, la suma de los pagos adiciones o complementarios más el salario devengado en nómina no deberán rebasar lo contemplado para el personal de tiempo completo en los respectivos tabuladores de la Universidad.
Artículo 33. El inventor o inventores, o en su caso su causahabiente(s), recibirán la compensación que refiere la fracción I del precepto anterior durante el tiempo de vigencia de la explotación de la invención, aún y cuando estos dejen de ser trabajadores activos o estudiantes de la Universidad.

Artículo 34. La Universidad podrá transferir, con carácter oneroso, la titularidad de los derechos de propiedad industrial de los que sea titular cuando lo considere conveniente de acuerdo con sus fines y objetivos.

Artículo 35. En la transferencia de la titularidad de propiedad industrial de la Universidad, el contrato que al efecto se emita deberá atender las siguientes disposiciones:

  1. Deberá identificarse claramente las figuras de protección a transferir.
  2. Indicar excepción de responsabilidad para la Universidad y/o sus empleados por el éxito comercial o no del proyecto, así como de responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor al momento de la utilización y explotación de la propiedad industrial transferida.
  3. Las demás que determine la Oficina del Abogado General en coordinación con la OTTC.

Artículo 36. La Universidad puede conceder licencias o sublicencias de derecho de propiedad industrial para el uso o explotación comercial de una invención o desarrollo de la misma, mediante la figura de contrato de Licenciamiento de Derechos de Propiedad Industrial.

Artículo 37. En el Licenciamiento de Derechos de Propiedad Industrial de la Universidad se atenderán las siguientes disposiciones:

  1. El tipo de licencia de uso o explotación de la propiedad industrial, conforme a la fracción XII del artículo 5 del presente reglamento, se definirá por la OTTC en función de un Plan de Negocios o Análisis de Valuación Tecnológica.
  2. El contrato que al efecto se emita deberá contener al menos los siguientes términos:
    1. Un objeto de la licencia de uso o explotación de la propiedad industrial que claramente establezca qué se está transfiriendo, su campo de aplicación, los fines de la transferencia, las limitantes de la misma, y número de registro de las solicitudes de patente o patentes vigentes, de manera que se identifiquen claramente las figuras de protección licenciadas.
    2. Vigencia del contrato que no exceda los términos, tiempos y condiciones permitidos para la transferencia de tecnologías o conocimientos en las leyes aplicables
    3. Contraprestaciones, que pueden ser pagos iniciales, pagos mínimos anuales, regalías, intercambio de tecnologías, facultad de sublicenciar, bonos o pagos por comisiones, servicios de asesoría para la instalación y arranque, entre otros.
    4. Expectativas de rendimientos, ventas o producciones mínimas por parte del licenciatario.
    5. Cláusula de confidencialidad.
    6. Territorio
    7. El contrato de licenciamiento establecerá que la Universidad, no será responsable ni podrá garantizar el éxito comercial o la aplicación industrial exitosa o beneficiosa del objeto de licenciamiento. Esta disposición es irrenunciable.
    8. Las demás que determine la OTTC en coordinación con la oficina del Abogado General.
  3. Las licencias de derecho de propiedad industrial deberán estar sujetas al cumplimiento de objetivos de desempeño previamente establecidos en el Plan de Negocios, mismos que deberán satisfacer el rendimiento máximo esperado por la explotación de la tecnología o conocimiento licenciado. De no cumplir los objetivos se perdería la licencia misma y en su caso la exclusividad.
  4. Todo sublicenciamiento de derecho de propiedad industrial deberá ser autorizado por la Universidad.
  5. La Universidad será la responsable de pagar y mantener vigentes sus derechos de propiedad industrial.

Artículo 38. En los contratos derivados de la prestación de servicios de consultoría a que se refiere el artículo 16, se atenderán las siguientes disposiciones:

  1. La titularidad de los resultados de los servicios de consultoría será del tercero y la Universidad tendrá derecho a ser titular de una Licencia de Uso para fines académicos, de capacitación, enseñanza o como experiencia en la prestación de otros servicios, desarrollos o proyectos de colaboración en los que participe. Dicha licencia será no exclusiva, gratuita y libre de pago de regalías. En este caso, el tercero se compromete a formalizar dicha licencia firmando los contratos que en su caso Ie proporcione la Universidad.
  2. Aun cuando la titularidad de la propiedad industrial sea del tercero, la Universidad deberá recibir beneficios económicos por concepto de regalías según el acuerdo de las partes.
  3. El tercero será responsable del registro y protección de la propiedad industrial que se desarrolló con motivo de los trabajos objeto del convenio correspondiente. Si el tercero omite esta actividad o no realiza la protección hasta 3 meses antes de la fecha límite concedida por ley para protegerla, o expresamente renuncia a este derecho, la Universidad podrá, por su cuenta y costo, realizar las actividades necesarias para su protección, entendiéndose por este hecho que el tercero cede sus derechos como Titular a la Universidad.
  4. El contrato establecerá que ni la Universidad, ni su personal involucrado o no en la prestación de los servicios, podrá ser responsable o garantizar el éxito comercial o la aplicación industrial exitosa o beneficiosa del objeto del servicio. Esta disposición es irrenunciable.

Artículo 39. La Universidad podrá crear una empresa de base tecnológica si, como resultado del análisis del potencial comercial de una invención o desarrollo reflejado en el Plan de Negocios, la OTTC recomienda que ésta es la mejor estrategia para la transferencia de la tecnología.

 

CAPÍTULO VI.

LA INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 40. En caso de conflicto entre las partes sobre el derecho de titularidad y explotación de la propiedad industrial, éstas se someterán a los procedimientos conciliatorios previstos en la LPI y, en su caso, la LFT.

Artículo 41. El Abogado General, a petición de la parte interesada, intervendrá en la solución conciliatoria de conflictos que se susciten con motivo de la gestión, registro, explotación o cualquiera otra situación planteada al interior de la Universidad y que tengan relación con la propiedad industrial, en el entendido de que, en caso de no lograr dicha conciliación entre las partes, quedarán a salvo sus derechos para que acudan a las instancias gubernamentales o tribunales que consideren competentes. Asimismo, le corresponderá ejercer acciones legales o las defensas que procedieran cuando tales derechos se encuentren en controversia en los tribunales u organismos gubernamentales.

Artículo 42. Lo no previsto por el presente reglamento será analizado y dictaminado por el Abogado General, de conformidad con las disposiciones federales establecidas, así como aquellas otras que les sean aplicables al caso en concreto.

Artículo 43. El Abogado General podrá solicitar la colaboración de personas ajenas a la Universidad en todos aquellos asuntos que estime convenientes.

Artículo 44. Todas las acciones contempladas y reguladas en el presente reglamento deberán apegarse a las políticas institucionales de conflictos de interés, cuyo objetivo es salvaguardar los intereses de todas las partes involucradas en la transferencia de conocimientos.

 

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Universidad de Sonora.

SEGUNDO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente Reglamento.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite previa la entrada en vigor del presente Reglamento, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen.

Universidad de Sonora